한류 열기로 한국 브랜드의 인기가 높다. 브랜드의 인지도 상승은 우리 기업의 해외진출 확대와 함께 현지에서 상표가 무단 선점당하는 사례 증가로 이어지고 있다. 지난해 말 기준으로 우리 기업의 브랜드 1200여건이 중국에서 상표브로커에게 선점당한 것으로 조사됐다. 이들은 기업과 상표권을 거래할 목적으로 상표권을 선점하는 것으로 분석된다. 중국에 상표를 선점당했다면 확인 시기가 중요한데 상표의 현 상황에 따라 대응 방법이 달라진다. 그래서 자신의 상표를 무단으로 선점당했을 때 이를 되찾는 방법을 단계별로 소개한다.

# 한국 출원 후 6개월이 경과하지 않았다면 ‘우선권’을 주장할 수 있다. 상표가 한국에서 등록됐거나 상표를 출원한 지 6개월이 경과하지 않았고 중국 상표 출원일이 한국 출원일보다 늦을 경우 해결책이다. 양국 간 조약을 통해 ‘우선권 혜택’으로 상표 선출원주의 원칙을 인정한다. 국내 기업이 우선권을 주장하며 중국에서 상표를 출원하면 중국에서는 한국 상표 출원일을 소급해 인정받을 수 있다. 우리 기업이 상표를 먼저 출원한 것이 돼 브로커의 상표 등록을 막을 수 있게 된다.

# 상표브로커의 상표 출원이 진행 중이면 ‘이의신청제도’ 활용이 가능하다. 우리 브랜드가 한국에서 상표를 출원한 지 6개월이 경과했고, 상표브로커의 중국 상표 출원이 진행 중이라면 이의신청을 할 수 있다. 상표가 출원됐다면 출원공고를 확인해야 한다. 중국 상표법은 출원 공고된 상표에 대해 공고한 날로부터 3개월 내에 선 권리자, 이해관계인의 이의신청이 가능하도록 규정하고 있다. 누구든지 규정을 위반했다고 판단하면 이의신청을 할 수 있다. 브로커가 상표를 선점해 출원을 진행 중이면 이의신청 단계에 집중해 상표가 등록되는 것을 막고 분쟁 예방이 가능하다.

# 상표브로커의 선점 상표가 등록됐다면 ‘무효심판’을 청구하면 된다. 브로커의 선점 상표가 중국에서 등록됐다면 선점 상표는 권리화가 이뤄진 것이다. 이때 기업은 상표브로커가 선점한 상표권에 대한 침해 책임의 부담을 안고 대응할 수밖에 없다. 상표가 등록되고 5년이 경과하지 않았다면 상표권을 무효시키는 무효심판을 청구할 수 있다. 무효심판으로 브로커의 상표권을 무효시키면 상표권의 효력은 사라진다. 정당한 권리자로서 상표권을 되찾을 수 있는 기회다. 무효심판제도는 상표브로커에 대응하는 가장 강력하고 효과적인 수단이지만 비용이 비싸고 기간도 오래 걸리는 단점도 있다.

# 상표브로커가 등록상표를 사용하지 않았다면 ‘불사용 취소심판’을 통해 무효화할 수 있다. 중국의 브로커가 상표를 선점해 등록했지만 3년 이상 사용하지 않았다는 것을 입증해야 한다. 중국에선 개인 또는 단체 누구나 등록받고 사용하지 않는 상표의 취소신청이 가능하다. 다만 최근 등록된 상표에 대해서는 적용하기 어렵다. 부득이 중국 상표브로커와 상표협상에 나서더라도 이의신청, 무효심판, 불사용 취소심판 등을 병행하는 것이 유리하다. 협상 시 상표브로커 압박전략으로 활용할 수 있다. 해외 진출을 계획 중인 기업이라면 ‘선(先) 상표 확보 후(後) 수출’ 방식으로 상표권을 우선 확보하는 것이 권리 침해나 분쟁을 막을 수 있는 근본적 해결책이다.

조성수 명예기자(특허청 대변인실 주무관)